Vo. 21 (マリカー その2)

平成30年(ネ)第10081号 知的財産高等裁判所 不正競争行為差止等請求控訴事件

原審・東京地方裁判所 平成29年(ワ)第6293号

 

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提供役務:公道カートレンタルサービス

 

任天堂文字表示

 

東京地裁

知財高裁

被告標章と対比した任天堂文字表示

マリカー

マリオカート

   or

MARIO KART

                      

 

1.結論

 

東京地裁

知財高裁

日本語サイト・チラシ

侵害

侵害

外国語サイト・チラシ

非侵害

侵害

根拠条文

1号(混同のおそれあり)

2号(著名商標と類似)

 ※1号・2号とは不正競争防止法第1条1項1号・2号を意味する

 

2.概要

東京地裁は外国人にとって略称「マリカー」は周知ではないとして、外国語ウェブサイト等での侵害を認めなかった。これに対して、控訴審である知財高裁は、著名な任天堂文字表示「MARIO KART」が、被告標章「MariCar」等と類似すると認定した。本件のゴーカート事業(「マリオ」等のキャラクターがカートに乗車するもの)を踏まえると、被告標章の「Mari」から「Mario」を想起し「マリオの車」の観念が生じる結果、任天堂文字表示の「マリオのカート」の観念と類似とした。また、称呼及び外観については、一定程度似ていると認定した。以上から、任天堂文字表示と被告標章とは類似と判断した。

 

また、被告は、ウェブサイトや本件レンタル事業の利用者が署名する英語の誓約書等に「株式会社マリカーは,ゲーム『マリオカート』とは無関係です。」等の出所混同の打ち消し表示を行っていたが、東京地裁はこの打ち消し表示による混同のおそれの解消を認めなかった。理由は、以下のとおり。

 

任天堂文字表示と被告標章とが同一であったり、類似のものも類似度が高い

・被告標章が様々な態様で使用されており、打ち消し表示と常に一体として使用されるとは限らない

・公道カートの車体の打ち消し表示が小さい上、同カートを公道上で目撃する需要者が直ちに認識できるものではない

 

なお、被告は「マリカー」の商標権を有しているが、東京地裁及び知財高裁のいずれでも、登録商標使用の抗弁は認められなかった。周知又は著名な任天堂の「マリカー」及び「MARIO KART」が持つ顧客吸引力を不当に利用しようとする意図をもって本件商標権取得したものと推認することができるという理由であった。

 

3.コメント

原審の東京地裁控訴審知財高裁との判断の大きな違いは、外国語のウェブサイト等の使用を不正競争と認定したか否かである。「マリカー」が日本国内の需要者に周知であることは、東京地裁知財高裁も認定している。一方、「マリカー」は国外需要者にとっては周知でなく、この点が任天堂及び裁判所を悩ましたところであろう。被告のカートレンタルサービスの需要者の大半が外国人観光客なので、任天堂にとって、外国語ウェブサイト等を差止できなければ問題解決にならなかったと推測される。

 

東京地裁任天堂主張のとおり素直にマリカー」のみを被告標章と比較した一方で、知財高裁は「MARIO KART」を被告標章と比較するというアイディアを打ち出してきた。その結果、外国語ウェブサイト等の使用を不正競争と認定することに成功しており、なかなか頓智のきいた裁判官である。観念類似の理由も単に文字面を対比するのではなく取引の実情を考慮した実質的なものであった。

 

とはいえ、称呼については、「まり」及び「かー」が共通であり、「まり」は印象に残りやすい語頭であることから、一定程度似ていると認定されているが、類似とは認定されていない。個人的には外国人の発音方法を認定して対比してほしかった。外国人は日本人と違って全ての文字を平坦に発音せず抑揚をつけて発音するため、「まぁーりぃぁ」「かぁー」(太字に強いアクセント)といった具合に発音される。実際に何人かの外国人が話しているのを筆者はYouTubeで見たが、上記のように「O」は曖昧に発音され「あ」又は「う」のような音が若干聞こえる程度であり、「T」についてはほとんど発音されていない。そうすると、「MariCar」とかなり紛らわしく聞こえるので称呼類似ともいえる。

 

打ち消し表示についての判断は参考になるものであり、打ち消し表示があっても商標の類似度合いや便乗感が高い場合には、混同が打ち消される認定とはなりにくそうだ。なお、知財高裁では、2号で処理したため、混同の要件が不要として一蹴されている。

 

登録商標使用の抗弁も一蹴されているが、特許庁の審査では登録になり、異議申立に対する決定でも登録維持となったのに本判決でこの結果であるため、被告からすると「何を信じればいいのだ」と思うかもしれない。しかし、かなり危ない橋であったことは明らかであり、最終的に裁判官がどう判断するかも含めて代理人はアドバイスすべきである。もしかしたら、被告は、そういったアドバイスを受けつつも、最終的に損害賠償を支払っても充分利益が出ると考え、ビジネス的観点で続行したのかもしれない。

 

任天堂としては、「マリカー」を先に商標登録しておけば交渉がスムーズに運んだ可能性もあるが、被告の会社設立前に出願された「マリカー」の商標権を被告は譲り受けており、任天堂が被告のレンタル事業を知った後では手遅れであったことが推測される。また、正式名称でもなく積極的に使用していない略称を本業と全く異なる事業(役務)についてまでこのような事態が起こる前から想定し商標登録しておくのは困難であるし、不使用取消や権利濫用となるリスクもある。訴訟提起が報道されることによって被告のサービスが任天堂と無関係と世間に知らしめることができたし、任天堂の請求も殆ど認められたため、任天堂としては目的を達成したものと思われる。

 

オタマル マリカー 商標 著作権 不正競争 岡村

 

Vol.20 (吸引器)

平成30年(ワ)第13381号  東京地方裁判所 不正競争行為差止請求事件

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1.結論

類似する形態の商品の製造販売が出所の混同を生じさせる行為には該当しないとして、差止請求は棄却された(不競法2条1項1号)。

 

 

2.概要

被告商品は、周知な商品形態に類似するとされながらも、取引の実情を考慮し出所の混同のおそれはないと判断された。具体的には、以下の取引形態等からすると、需要者(医療従事者)は、両商品の出所が同一とは誤認せず、かつ、原告と被告との競合関係を十分に認識している状況といえ、原告と被告との間に系列関係等があるとも誤認しないと判断された。

 

・原告及び被告の商品は、医療従事者が、医療機器の製造販売業者から、当該医療機器の特色、機能、使用方法等に関する説明を受けて、購入を決め発注するというプロセスをたどって取引される

 

・多くの医療機関では、同種の医療機器については一種類のみを採用しているところ、原告及び被告の商品には、商品自体に商品名及び会社名が記載され、それぞれ別々のパンフレットが作成され別々に販売される

 

・需要者は専門知識を有する医療従事者である

 

・本件商品市場において、原告のシェアは約30~40%であり、被告のシェアは約5ないし15%である

                                                                                                          

 

3.コメント

本件事例で原告商品形態は周知性を獲得しているという裁判所の判断が示されているため、原告が立体商標の出願を行えば周知性が認められ、商標登録できそうである。商標登録を受けた場合、商標法上は、「商品の出所混同のおそれ」は侵害の要件ではないため、本件とは異なり商標権侵害が認められる可能性がある。

 

一方、判例上商標の類否判断の基準は「商品の出所混同のおそれ」の有無であるため、本判決のように混同のおそれがないなら商標(商品形態)も非類似となるとも解釈できてしまう。不競法では「類似」と「混同」が別要件であるため、このような問題が起きないが、商標法では類似と混同が切り離せない概念のため、ややこしい話になっている。

 

この問題は突き詰めると取引の実情をどこまで考慮するかという話になってくる。原告商品と被告商品との外観の類似度の高さから考えると、称呼の違い及び出所の混同が起きないという取引の実情によって非類似とはならないように思われる。特に、法律は異なるものの、趣旨が共通する不競法で類似と裁判所が判断してしまった以上、その後商標法の侵害訴訟で非類似とはいい難いものと推測される。原告には是非ともチャレンジしてみてほしいものである。

 

ちなみに、平成25年(ワ)第31446号では、厳密には「バーキン」のバッグと出所混同が起きていないと思われる商品「ジンジャーバッグ」の販売が立体商標の商標権侵害と判断されている。この事例では、著名なラグジュアリーブランドの商品であったり、被告が充分に反論していないなどの特殊な事情もあるが、参考になる。

 

なお、本件では、原告商品の販売から30年以上経過しているので意匠権があったとしても模倣排除は不可であるが、「時期的な問題がなければ、意匠権なら混同は要件じゃないから容易に侵害と認められるなぁ。」と、しみじみ感じた。

オタマルⓇアール オタク 商標 判決 審決 審判決 岡村 太一

 

Vol. 19(美肌ローラ)

知的財産高等裁判所 平成29年(ネ)第10086号

 

1.結論

特許無効の抗弁は認められず特許権侵害が認められた(特許法104条の3等)

 

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2.概要

侵害訴訟と並行して行った無効審判の一事不再理効が、侵害訴訟の無効の抗弁にも適用されるとされた事例である。具体的にいうと、侵害訴訟の被告が特許庁に無効審判請求し、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効の抗弁は許されないとされた。

 

なお、原審では、一事不再理効が認められず無効の抗弁が認められていた。

 

 

3.コメント

本件は特許の事案ではあるが、特許に特有の論点ではないため、意匠及び商標にも同様に当てはまると考えられる。

 

本件で、2017年5月30日以降、被告が同一事実・同一証拠で無効審判請求するとその請求は認められないが、侵害訴訟の無効抗弁も認められないか否かが問題となる。本件の判断は、エマックス事件(最高裁)の特許法104条の3第1項の解釈と同様に「単に無効理由を有するかどうか」ではなく、「実際に無効審判を請求した場合に無効となるかどうか」を基準としている。知財高裁の複数の裁判官はエマックス事件前には「単に無効理由を有するかどうか」という解釈をしていたが、最高裁の判断手法が出てしまった以上、本件でもその手法に抗えなかったのであろう。

 

この事例に基づくと、被告にとっては、一旦無効審判を行えば、成立審決を勝ち取るまで最後まで戦う必要があり、費用負担が大きい。一方、そもそも無効審判の請求自体を慎重に行うべきともいえる。代理人弁理士としては、仕事が減るのを覚悟でクライアントのためにこのようなリスクについてアドバイスせざるを得ない。。104条の4の新設による侵害訴訟確定後の無効審判による再審も制限されてしまったことに続き、本件事案によって、無効審判は請求せず、侵害訴訟で解決しようという流れにますますなりそうである。

商標 審決 判決 知財 オタマルアール オタⓇマルアール オタマル

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Vol. 18 (優先権と図面の表現)

不服2018-001387

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 物品:携帯用ライト                                      物品:灯

 

 

1.       結論

本件意匠は優先権主張の基礎出願の意匠と同一であると判断され、優先権が認められた。その結果、基礎意匠は本件意匠の登録の障害にはならなかった(意匠法3条1項3号)。

 

 

2.概要

審査段階では、審査官は、本件意匠は基礎意匠と図面において差異があるため実質的に同一ではないとして優先権を否定した。一方で、本件審判では同一性が認められ、優先権ありとされた。本件意匠の細線は立体表面の形状を表すのに対して、基礎意匠の形状以外を示す線(ワイヤーフレーム)は面の変化の態様を示す。このため、両意匠は表現方法が異なるにすぎず、実質的に同一であると認められた。

 

なお、物品については、物品「灯」は「携帯用ライト」を含むため、この差異は各国の法令等における差異によるものであるとされ、物品の同一性が認められた。

 

 

3.コメント

基礎意匠の図面はいわゆるワイヤーフレームを示すものである。ワイヤーフレームは、CG図面を線図に変換させた際に表れる線であり、本来的な線図には表されることのない線である。ワイヤーフレームの取り扱いについて、意匠法及び審査基準等には定められていない。

 

本件審決に基づくと、図面の表現方法の違いにかかわらず優先権は認められるべきといえる。しかし、優先権の確実性及び不要な拒絶理由を避けるために、出願意匠の図面は基礎意匠の図面と完全に同一にした方がいいと思う。むしろ、ワイヤーフレーム付きの図面(本来的な線図とは異なる図面であるとしても)が提出されるか否かで権利範囲は変わらないということが本件審決から導き出せるため、リスクを冒す必要はない。

 

図面作成者によると、CG図面に基づいて、本来的な図面(余計な線のないもの)を作成するにはかなり時間がかかる一方で、CG図面を線図に変換させるのはボタン一つで一瞬で可能なようだ。それなのに、審査段階では、CG図面の方を「細部にまで形状を正確に特定できる」と認定しており、皮肉なものである。本件審決によって、今後、図面屋さんの仕事を激減させてしまう可能性もあるであろう。

オタⓇマルアール 意匠 審決 優先権 岡村太一

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Vol. 17 (ルイスポールセン)

平成29年(ワ)第22543号  商標権侵害行為差止等請求事件 東京地裁

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1.結論

被告製品の販売等は商標権を侵害するとして差止及び損害賠償441万2586円及び遅延損害金が認められた(商標法3条1項3号、同条2項、4条1項7号等)。

 

2.概要

立体商標の商標権に基づいて権利行使が認められた事例である。侵害の前提として本件商標と被告商標との同一性及び商品の類似性が認められたが、この点は明らかであるため説明は割愛する。被告は本件商標登録の無効理由の抗弁を行ったが、被告の主張はいずれも退けられた。

 

特に重要な論点として、自他商品識別力(3条2項)が争われたところ、本件商標(形状)は、原告の商品として需要者に広く認識されていたとして識別力が肯定された。周知性の認定においては、本件商標の特徴、40年間の継続販売実績、本件商標を印象付ける広告が繰り返された事情等が考慮された。

 

また、被告は原告が業務妨害するために商標登録したとして公序良俗違反(4条1項7号)を主張したが、模倣品を排除するための原告の行為は何ら不当ではないとして同号に該当するとは認めなかった。

 

3.コメント

商品の立体的形状については本来的に自他商品識別力がなく、一部例外的ケースを除き、商標登録できない。また、商品の立体形状を守るのは特許権実用新案権及び意匠権であるため、これらの権利がなければ自由に販売できることが多い。ただし、周知な立体的形状については、商標登録できるし、不正競争防止法にも抵触する。被告としては、原告に権利(特許権実用新案権意匠権及び商標権)がないから自由に販売していいという認識で販売していたのに後から商標登録されて販売できなくなったため、少し気の毒である。とはいえ商標法及び不正競争防止法の知識が充分なかったという点は何の言い訳にもならない。

 

本件商標の周知性については、別事件でも争われている。本件商標登録に対する無効審判及びその審決に対する審決取消訴訟平成30年(行ケ)第10004)で争われ、周知性の判断内容は概ね本件と同じである。また、本件商標(PH5)と異なる形状のランプシェード(PHスノーボール)についても同時期に周知性が争われているが(平成30年(行ケ)第10005)、その件では周知性が否定されている。周知性の基準について参考になるため、両者を以下に対比する。

 

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PH5

PHスノーボール

周知性

無(特許庁では有)

使用期間

40年間

29年間

販売実績

・16年で販売数量7万4627台(年平均4664台)

・近年増加傾向ある

 

・17年間で5759台(年平均339台)

・一時的に飛躍的に増加した事情なし

形状の特徴

独特で特徴的

独特で特徴的

宣伝広告・使用態様

・多数のカタログ及び雑誌でPH5の形状を印象付ける広告が繰り返しされた

・同カタログ及び雑誌で世界のロングセラーを強調する文言

・カタログ及び多くの雑誌で他の商品の写真と同程度の大きさで、PHスノーボールが特に目立たない

・目立つ態様が示された雑誌の発行部数・購買層不明

 

市場シェア

約0.04%(同じ価格帯の商品については不明)

 

約0.003%(同じ価格帯の商品については不明)

 

その他

教科書に掲載・グッドデザイン外国商品賞受賞

 

在日デンマーク大使作成の陳述書にPHスノーボールが需要者に認知されている旨の記載あり

 

 

2つの事件を比較すると、目立つ態様で形状を印象付ける広告が繰り返しされたか否かによって結論が異なったといえる。

 

周知性判断のためには、市場シェアが重要であるとされている。しかし、本件商標(PH5)では市場シェアが0.04%程度であることは識別力獲得を否定する根拠とならないと判断している点が注目に値する。

 

また、特許庁は使用期間を大きく考慮する傾向があるのに対して、裁判所は特別大きく考慮しない傾向があると思われるところ、PHスノーボールの事件ではその傾向どおりの結論となっている。本件侵害訴訟の原告としては、早い段階でPH5及びPHスノーボールの商標登録をしていなかったことが悔やまれる。早く登録しておけば、訴訟時には除斥期間(5年)が経過して識別力に基づく無効理由の抗弁をされなかったかもしれないし、警告書等の経緯を見ると、そもそも訴訟になる前に解決に至ったかもしれない。

 

この事件はK弁理士のリクエストに基づいて紹介しました。Kさん、リクエストありがとうございました。

オタマルアール オタマルⓇ 商標 判決 立体商標 侵害

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Vol.16 (塩砂糖)

不服2017-7934

 

本件商標

塩砂糖

 

第30類

指定商品「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖」等

 

1.結論

識別力ありとして登録すべき(商標法第3条第1項第3号等非該当)

 

2.概要

審査段階では、本願商標は識別力が否定された。その理由は、『○○(調味料)砂糖』の文字が『○○(調味料)と砂糖』の意味を表すものとして使用され、また、『塩砂糖』という『塩と砂糖を使用した甘味料』も製造、販売されている実情があるというものであった。

 

3.コメント

審決の理由のうちの一つは、「塩砂糖」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実がないというものであった。しかし、2019年1月30日以降の審査に適用される審査基準の改訂のため、この理由は、もはや識別力を肯定する理由ではない(本件審決は審査基準改訂前のもの)。したがって、現在では、需要者が一般に商品の特徴を表す語と認識するか否かが最も重要な判断の基準となっている。

 

2つの普通名称を組み合わせた商標は識別力が否定され得る。このような商標に関して裁判所で争われている侵害訴訟がある。この裁判は係属中のため事件の詳細は不明だが、ニュースの記事によると、以下が事件の概要であるだろう。

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文字部分が識別力を有していれば、これらの商標は類似となり得る。筆者は、以下の理由で「Tea Coffee」の文字は識別力を有しないと思う。

 

(1)複数種類の飲料同士を混ぜることは一般的である、特にコーヒーと紅茶(例えば、カフェラテ、ソイラテ、レモンティー、ソイティー等)

(2)紅茶とコーヒーを組み合わせた飲み物が実際に存在する

(3)紅茶とコーヒーを混ぜることを阻害する要因がない

 

このケースとは異なり、本件商標「塩砂糖」は審決のとおり識別力を有するというべきであると思う。理由は以下のとおり。

 

(a)複数の調味料を混ぜた商品は一般的でない(特に、塩と砂糖を混ぜた商品)

(b)塩と砂糖を混ぜることを阻害する要因がある。つまり、各調味料の分量を示すレシピに基づいて調味料は使用されるため、混合された調味料を使うと各調味料の分量を量ることができない。特に、塩コショウとは異なり、塩と砂糖は全く異なる種類の味がするので、混合された塩と砂糖は使用するのが容易でない。

 

ただし、今後、塩と砂糖を混ぜた調味料(甘味料)が普及すれば、後発的に識別力が無くなる可能性も充分ある。

商標 審決 判決 オタマルアール オタク Ⓡ 意匠 弁理士

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Vol.15 (GRANREVE)

判定2017-600038

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第20類

マットレス

 

1.結論

使用商標が商標権の効力の範囲に属するとされた(商標法第25条、28条)。

 

2.概要

審判官は、登録商標と共に実際に使用されている振り仮名「グランリーヴェ」の称呼が、登録商標から生ずると判断した。その結果、登録商標の称呼「グランリーヴェ」は、使用商標の称呼「グランリーヴァ」と類似し、外観の近似性も考慮され、両商標は類似と判断された。

 

3.コメント

商標権者又は商標ユーザーは、商標権の範囲に属するか否かの判定(鑑定的意見)を特許庁に求めることができ、審判官は当事者系審判のような手続に基づいて判定を行う。

 

登録商標の範囲は願書の記載に基づいて定めなければならない(商標法第27条第1項)が、本件において、審判官は、商標権者が実際に使用している商標を考慮した。侵害事件の裁判例によると、指定商品の特殊的又は限定的な取引の実情は考慮されるべきであり、本件の審判官の判定は妥当であると思う。

 

一般的に、商標登録前の審査において商標の類否が判断される際、審査官が考慮すべき取引の実情は特殊的又は限定的なものではなく、一般的又は恒常的なものである。裁判例にはこの原則に反するものもあるが、この原則は最新の改訂(平成2941日付け施行)によって審査基準に記載された。しかし、本件において、仮に使用商標が出願されていたら、上記の原則に基づいて登録に至っていたかもしれない。その場合登録後であっても、特殊的又は限定的な取引の実情に基づいて、その使用は結果として禁じられることになる(登録商標使用の抗弁は、商標登録が無効になれば認められない)。このように考えると、上記原則が理論的に正しいとしても、現実的に妥当とは必ずしもいえない。

オタマルアール オタⓇマルアール オタク 商標 otaku  

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